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Patentes y Marcas

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El 23 de junio de 2016 el Reino Unido aprobó en referéndum su salida de la Unión Europea (UE), proceso que se conoce por sus siglas en inglés “Brexit”. Este proceso introduce cambios importantes en el sector de la Propiedad Industrial, puesto que se habían establecido varios registros de ámbito comunitario (Marcas de la UE, Modelos y Dibujos Comunitarios y Certificados Complementarios de Protección CCP), que por tanto afectan al conjunto de la UE y que en consecuencia pierden sus efectos en el Reino Unido. A lo largo de este documento analizaremos las consecuencias del abandono por parte del Reino Unido de la UE, que será totalmente efectivo a partir del 31 de diciembre de 2020, fecha en la que finaliza el período transitorio establecido en el acuerdo de retirada.

 

Situación de las marcas de la UE con respecto al Reino Unido, a partir de su salida de la UE.

A partir del 31 de diciembre de 2020 las marcas de la UE ya no estarán protegidas en el Reino Unido y en consecuencia el ámbito de protección territorial de las marcas de la UE quedará reducido a los 27 restantes Estados miembros de la UE. La continuidad de la protección en el Reino Unido de las marcas de la UE registradas (o solicitadas) antes de dicho día depende, por lo tanto, exclusivamente de las condiciones establecidas por las leyes del Reino Unido.

 

Las marcas de la UE que estén registradas (concedidas) antes del 31 de diciembre de 2020 adquieren automáticamente un derecho equivalente en el Reino Unido. Por tanto, a partir de dicha fecha estas marcas serán tratadas como un expediente independiente del que ya tienen asignado en la EUIPO, que habrá que gestionarlo como si se tratase de un tercer país y realizar las oportunas renovaciones en la Oficina de la Propiedad Intelectual IPO del Reino Unido.

 

Las marcas solicitadas antes del 31 de diciembre de 2020, que aún estén en tramitación (solicitadas), dispondrán de un plazo suplementario para convertirse en solicitudes de marca en el Reino Unido, pero no podrán esperar a la próxima renovación si quieren obtener un registro en este país.

 

La legislación de la UE ofrece la posibilidad de transformar una solicitud de marca de la UE en un abanico de marcas nacionales, en todos o en parte de los países que componen la UE. Esta transformación generalmente se realiza cuando la marca de la UE no se llega a conceder por la existencia de otra marca similar en uno o más Estados de la UE. A partir de la repetida fecha de 31 de diciembre de 2020 habrá que tener en cuenta que al efectuar un proceso de transformación de una marca, o de una solicitud de marca de la UE, ya no se obtendría una marca, o solicitud de marca, en el Reino Unido, porque ya no forma parte de la UE.

 

Competencia de los Tribunales de marcas de la UE y del Reino Unido.

Las sentencias de un tribunal de marcas de la UE solo se aplicarán en el territorio de los Estados miembros de la UE y por tanto, a partir 31 de diciembre de 2020 ya no tienen efecto en el Reino Unido. Del mismo modo, los tribunales del Reino Unido ya no son competentes para tomar medidas con efecto en la UE en lo que respeta a la validez de las marcas de la UE a partir de dicha fecha.

 

El inglés como idioma de procedimiento de la EUIPO.

El inglés es uno de los idiomas de la EUIPO y por tanto la retirada del Reino Unido de la UE no afecta esta regla. En consecuencia, pueden presentarse solicitudes e iniciarse procedimientos en ese idioma, entre otros motivos porque el inglés sigue siendo el idioma oficial de dos Estados miembros de la UE (Irlanda y Malta). 

 

Reclamación de la prioridad y/o antigüedad de una marca del Reino Unido para una marca de la UE.

Las solicitudes de marcas en el Reino Unido podrán seguir reivindicando la prioridad (seis meses a partir de la fecha de presentación), ya que este derecho deviene del Convenio de París y del Acuerdo de la OMC, de los que el Reino Unido es parte.

 

Pero, solo se puede reclamar la antigüedad de una marca nacional para una solicitud o para una marca de la UE, respecto de aquellas marcas registradas en un Estado miembro de la UE y por tanto no se podrá reclamar la antigüedad de una marca del Reino Unido a partir del 31 de diciembre de 2020.

 

Aplicación de prohibiciones absolutas a las marcas de la UE, por posibles significados en inglés.

El inglés es uno de los idiomas oficiales de la UE, pero además, los términos en inglés a menudo resultarán familiares para una parte importante del público relevante en otros Estados miembros de la UE debido a su uso generalizado en el comercio y la publicidad. Así pues, una marca (o solicitud de marca) de la Unión Europea presentada a partir del 31 de diciembre de 2020 puede ser denegada o anulada por motivos absolutos que se apliquen a causa de su significado en inglés.

 

Sin embargo, una solicitud de marca, o una marca registrada en la UE presentada a partir del 31 de diciembre de 2020 no se rechazará ni se invalidará porque exista un motivo de denegación absoluto en la legislación del Reino Unido.

 

Tampoco el carácter distintivo adquirido a través del uso en el Reino Unido es relevante para las solicitudes de marca de la UE presentadas a partir 31 de diciembre de 2020, ya que esto debe mostrarse en la parte de la UE afectada por esta falta de carácter distintivo.

 

Aplicación de prohibiciones relativas a las marcas de la UE, por posibles motivos existentes únicamente en el Reino Unido.

La percepción del público de habla inglesa respecto de una denominación continuará siendo relevante para encontrar un motivo relativo de denegación (como por ejemplo, el riesgo de confusión). Sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2020, los motivos relativos de denegación existentes solo en el Reino Unido no darán lugar a una posible denegación de una solicitud de marca, ni a la anulación de una marca registrada de la UE.

 

Los derechos anteriores protegidos en el Reino Unido no pueden invocarse en procedimientos ante la EUIPO contra marcas o a solicitudes de marca de la UE, a partir de ficha fecha. Esto se extiende a los procedimientos de oposición y nulidad pendientes, que se iniciaron antes del 31 de diciembre de 2020, los derechos anteriores deben continuar produciendo sus efectos en la UE en la fecha en que la EUIPO tome una decisión sobre la oposición o sobre la solicitud de nulidad por motivos relativos. En consecuencia, los procedimientos de oposición o de anulación que aún se encuentren en una etapa inicial del procedimiento, basados únicamente en los derechos del Reino Unido y que, debido a limitaciones de tiempo, no llegasen a resolverse antes dicha fecha, quedarán suspendidos. 

 

A partir del 31 de diciembre de 2020, cualquier solicitud de nulidad o de oposición pendiente, o que se inicie posteriormente a dicha fecha, que esté basado únicamente en un derecho del Reino Unido, se rechazará.

 

Uso de la marca de la UE en el Reino Unido.

El uso de la marca de la UE en el Reino Unido, a partir 31 de diciembre de 2020, no puede considerarse como uso “en la UE” y, por tanto, no se tendrá en cuenta para mantener los derechos conferidos por la marca de la UE. No obstante, el uso de la marca de la UE en el Reino Unido, efectuado antes de dicha fecha, en principio, sí que constituye un uso en la UE, pero su evaluación disminuirá en importancia progresivamente, de potencialmente suficiente a totalmente irrelevante, durante el período de cinco años posterior a la fecha de dicha fecha.

 

Con respecto a la exigencia del uso que se reclame a las marcas en el Reino Unido, independientemente de que sean, o no, provenientes de una marca de la UE, habrá que tener en cuenta que ya no es suficiente con probar el uso en cualquier país de la UE para que la marca se estime como en uso, sino que ha de constatarse que dicho uso se efectúa o se efectuó en el Reino Unido. El requerimiento de uso recordemos que puede reclamarse en los casos de oposición, caducidad, nulidad, etc. y por tanto puede afectar también al desarrollo de dichos procedimientos en el Reino Unido.

 

Representantes autorizados ante la EUIPO.

Los representantes del Reino Unido, que por tal circunstancia también lo eran ante la EUIPO, perderán automáticamente su condición en el momento de la salida.

 

Ahora bien, los representantes autorizados del Espacio Económico Europeo EEE (UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega) pueden actuar en materia de marcas de la UE y de diseños comunitarios, por lo que si el Reino Unido se une en el futuro a este Espacio, los Agentes autorizados ante la Oficina de la Propiedad Intelectual IPO del Reino Unido, volverían a poder representar a cualquier empresa o ciudadano ante la EUIPO.

 

Las personas que tengan domicilio, un lugar principal de negocios o un establecimiento efectivo en la UE no pueden ser representadas por un empleado y por tanto han de recurrir a un representante autorizado ante la EUIPO para todos los procedimientos ante la Oficina, excepto para la presentación de una solicitud, o una renovación, de marca o de diseño industrial comunitario,

 

Los representantes del Reino Unido designados en las marcas y diseños en la UE, aparecerán como "no válidos", en todas las herramientas disponibles para el resto de los representantes ante la EUIPO. Por tanto, a partir del 31 de diciembre de 2020, la EUIPO considerará a todos los efectos a los solicitantes o propietarios con sede en el Reino Unido como usuarios de terceros países. Y, si el solicitante o propietario de una marca o diseño con sede en el Reino Unido ha designado a un representante profesional válido, la EUIPO enviará notificaciones únicamente a dicho representante; sin embargo, cuando el representante no sea válido, por ejemplo porque haya quedado fuera de los autorizados por la EUIPO, esta enviará al solicitante o propietario las notificaciones pertinentes por alguno de los medios de contacto disponible.

 

Situación con respecto a los dibujos y modelos (diseños) industriales comunitarios.

En principio, todo lo comentado anteriormente con respecto a las marcas de la UE se aplica a los diseños comunitarios (dibujos y modelos comunitarios).

 

No obstante, los diseños puestos a disposición del público en el Reino Unido a partir del 31 de diciembre de 2020 siguen siendo importantes para la evaluación de la novedad y el carácter individual de un diseño de la UE, porque el ámbito de estos requisitos es mundial.

 

Los diseños comunitarios no registrados dejan de tener protección en el Reino Unido a partir del 31 de diciembre de 2020 y un diseño divulgado en el Reino Unido a partir de esa fecha ya no puede ser protegido como un diseño comunitario no registrado.

 

Efectos de la salida del Reino Unido de la UE en las marcas internacionales.

Los nacionales del Reino Unido, si no tienen un domicilio en un Estado miembro de la UE no podrán presentar una solicitud internacional, con la EUIPO como oficina de origen. Sin embargo, un nacional del Reino Unido sí que podrá presentar una solicitud internacional, a través de la Oficina de la Propiedad Intelectual IPO del Reino Unido, porque es un miembro más del Protocolo de Madrid.

 

Cualquier registro internacional que designe a la UE (como país designado) solo será válido en los 27 Estados miembros de la UE y, por tanto, ya no tendrá efecto en el Reino Unido. La continuidad de la protección en el Reino Unido del registro internacional dependerá, por lo tanto, exclusivamente de las condiciones establecidas por la ley de dicho país.

 

Impacto en las patentes europeas y PCT.

La salida del Reino Unido de la UE no afecta de ninguna forma a las patentes europeas, ni PCT, ya que estas no son derechos unitarios europeos, sino que se rigen por el Convenio de Múnich y por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, respectivamente.

 

En conclusión, las patentes europeas concedidas continuarán su vigencia y las solicitudes, cuando se concedan, seguirán pudiendo validarse en el Reino Unido y, mientras se paguen las anualidades de mantenimiento, se mantendrán en vigor.

 

Lo mismo sucederá con las solicitudes PCT. Llegado el momento en el que tengan que pasar a la fase nacional, lo puede hacer a través de una euro-PCT (o patente europea que proviene de una PCT); o también, si el solicitante de una PCT lo prefiere, continuar directamente a través de una solicitud de patente en Reino Unido, porque este país es miembro de pleno derecho (y lo seguirá siendo después de la salida) del PCT y de la patente europea.

 

En resumen, la Unión Europea no forma parte del PCT, ni de la patente europea y por tanto, la salida del Reino Unido de la UE no afecta, ni a las solicitudes, ni a las patentes concedidas a través de los mismos.

 

No obstante, la UE sí ha regulado los Certificados Complementarios de Protección CCP, por lo que para los mismos es posible realizar similares consideraciones que las realizadas para las marcas y los dibujos y modelos industriales.